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企業智慧財產權管理理論與實務

企業智慧財產權管理理論與實務

作者:袁

前言

壹、智慧財產權在組織中的價值

一、營業秘密

二、專利

三、著作權

四、商標

貳、與智慧財產權管理有關之組織內外部參與者

一、外部參與者

二、組織決策管理階層角色的矛盾性

三、研發團隊角色的矛盾性

四、智慧財產權管理部門與法務部門

五、其它相關部門

參、智慧財產權管理的整體架構與階段性

肆、智慧財產權管理基本架構

一、營業秘密管理制度

二、專利管理制度

三、著作權管理制度

四、商標管理制度

五、智慧財產權執行資訊系統

六、其它管理制度

伍、智慧財產權管理前置架構

一、智慧財產權經營策略

二、專利檢索管理

三、專利分析管理

四、專利佈局管理

五、創新或創意提案的管理

陸、智慧財產權管理後段架構

一、智慧財產權組合加值運用

二、智慧財產權交易

三、專利攻防理論

四、還原工程實驗室

五、專利聯盟與專利池

六、技術標準與專利池

柒、結語

本書以理論為輔,實務為用的方式探討組織如何進行智慧財產權管理。從現代管理理論來看,當組織管理目標的確立,將會影響管理的格局,以及經營模式與策略。而策略的不同,相對的組織架構也就有所不同。所以任何管理活動的形成,首要的是目標的確立,而本書將說明組織的智財管理應以「促進創新,掌握智財,創造價值」為基本目標。並且圍繞在這基本目標下,分析一個可行的智財經營模式是需要哪些組織內外的參與物件,諸如競爭對手、合作夥伴、委任事務所等;以及決策管理者、研發團隊、智財管理部門等等。分析它們在組織的智財管理活動中所扮演的角色是否鮮明、是否有強烈促進智財管理活動運轉的動機以及一套可創造價值的運轉模式。同時,在智財策略擬定下建構一套完整的智財管理架構。我們將分為「智慧財產權管理前置架構」、「智慧財產權管理基本架構」、「智慧財產權管理後段架構」等三大部份加以探討,這也呼應到「促進創新,掌握智財,創造價值」的智財管理基本目標。

而為使本書適用物件的完整性及準確性,我們將適用物件定位在具有研發投入的企業以及非營利研究機構(例如國家研究機構、大學院校、研髮型態的財團法人等等)兩種組織類型。至於不以研發投入產出為主要業務的公司(例如貿易公司、企管顧問公司、甚至電視電影、報社媒體等等)則不作為本書所探討的重點。再者,即便是企業與非營利研究機構兩者之間,在智財管理上也會存在一些差異。因此,為使論述精准,若為一體適用的情況,我們將統稱之為“組織。若為個別適用時,則以“企業及“非營利研究機構稱之。

此外,為考慮適用的一般性,本書所指的智慧財產權將包括營業秘密、商標、著作權及專利等四類,至於適用特定組織物件的積體電路電路保護、動植物種苗保護及工業設計等則將不列入本書探討範圍。

本書將于第二章「智慧財產權在組織中的價值」中說明智慧財產權能為企業或非營利研究機構創造什麼價值。不過在此我們必須強調,本書系在教導如何建構較為完善的智財管理架構,因此在非必要的情況下,將不打算就智慧財產權本身須符合哪些要件、保護標的、保護年限、獲得程式…等特徵作說明。而是站在企業或非營利研究機構欲創造某種價值時,將這些智財(營業秘密、著作權、商標、專利)視為口袋裡可資運用的“工具”(或甚至“武器、 “籌碼等等)。故而本書系將焦點放在如何管理這個“智財工具箱,為組織所用,創造它應有的價值。所以本章探討的重點不是要說明:「What is intellectual property?」;而是要回答:「What intellectual property is?」。

再者,策略管理大師麥可·波特(Michael Porter)在1980年,於《Competitive Strategy》一書中提出了價值鏈 (Value chain)的觀念,強調管理必須是跨越組織界限的需求而設計的。例如,下游產品廠商侵害他人的專利,則上游零件供應商也不可能置身事外。也就是說,管理不能夠僅視為組織內部活動,而必須從整體產業結構與組織管理活動的關連來加以考慮。當然,本書所談的智財管理也不例外,它並不只是組織內部的管理活動而已,更無法切斷與外界關係而可以獨立運作的。因此,本書第三章「與智慧財產權管理有關之組織內外部參與者」,將說明與智財管理相關的內外部關係,以及它們的關連性。本章將探討外部關係分別有競爭對手、上下游合作夥伴、客戶、委任事務所、知識服務業者及智財主管機關等等;內部參與者則有決策管理階層、研發團隊、智財管理部門與法務部門及其他相關部門(包括人事、會計、資訊、業務行銷)等等。

在我們瞭解智慧財產權能為組織帶來什麼樣的價值,以及在智財管理活動中有哪些參與者及其在價值鏈中的角色之後,接著我們將說明怎樣才是一個好的智財管理架構。誠如前面所述,管理活動是動態而不是靜態的,隨著組織策略目標的演進而與時俱進的。因此,本書第四章「智慧財產權管理的整體架構與階段性」將務實的探討一個完整智財管理架構的建構是有其階段性的,非一蹴可及的。同時試圖勾勒出一套較為完整的智財管理架構。

最後,從第五章到第七章,我們將以第四章所描述的整體管理架構為藍圖,將之概分為「智慧財產權管理前置架構」、「智慧財產權管理基本架構」、「智慧財產權管理後段架構」等三大部份,也就是呼應我們將一再強調「促進創新,掌握智財,創造價值」的基本目標,唯因考慮組織建構智財管理的進程,所以鋪陳的順序略作調整,依序為「智慧財產權管理基本架構」、「智慧財產權管理前置架構」、「智慧財產權管理後段架構」。

第五章「智慧財產權管理基本架構」將說明組織進行智財管理活動時,最基本且不可或缺的部份,也是組織打算要經營智財初期時,最早需要建立的部份。就像蓋房子先打好地基一樣,基本架構就是組織欲進行智財管理活動的基礎建設。本章將闡述營業秘密的管理包括檔管理、保密協議、員工管理、實驗室管理、安全(含門禁與訪客)管理、對外互動關係管理等等;專利管理包括專利的申請(專利評審機制、專利事務所委任與考核及專利撰寫與審校等等)、獲得(專利申請程式之管控與答辯處理)與維護(確保與管理專利權效力、舉發案件處理);著作權管理包括創作版本管理、認證程式、預防侵權與被侵權管理等等;商標管理則涉及商標申請佈局、維護管理等等;其他諸如智財資訊系統、權利歸屬管理、侵權爭議處理機制等配套管理制度,也將一併在本章加以探討。

然而,若研發團隊沒有能夠提出好的創意、發明或是創作,則雖空有完備的基本架構,對組織而言是不會有任何實益的,這就像我們經常聽到一句俗話:「Garbage In, Garbage Out」,徒耗虛功而已。同樣的,若沒有好的智財策略,就如同大海中行船沒有燈塔一般,是無法指引研發團隊朝組織訂定的目標前進。同時,即使有好的策略指引方向,但在茫茫大海中,如果缺乏有系統的搜集天氣、水文等相關資料,進行有效的分析解讀,並據此擬定具體的航行計畫的話,則仍然像在驚濤駭浪中行走,是否到得了目的地就完全靠“運氣了。也就是說組織除了要有好的智財策略外,還必須根據所訂定的策略,透過檢索、分析,以擬定具體可行的專利佈局計畫。因此第六章「智慧財產權管理前置架構」將介紹組織的智慧財產權經營策略,以及專利檢索、專利分析、專利佈局等管理原則。當然,有時候“運氣對組織而言也不是全然無用,所謂“ 靈光乍現,或是“天才靈感”(a flash of genius) ,甚至是“誤打誤撞之類的創意,可能也會為組織帶來意想不到的價值。所以本章最後想探討創新或創意提案的管理,以使智財前置管理架構更趨完整。

第七章「智慧財產權管理後段架構」將側重組織獲得智財後應如何加值運用。畢竟組織辛苦製造生產的產品,若鎖在倉庫裡,加以庫存,是不會產生任何價值的。同樣的,智慧財產權的獲得,若不加以運用也不會為組織創造任何價值的。因此,本章將介紹智慧財產權組合加值運用、智慧財產權交易、專利攻防理論、還原工程實驗室等。

當然,天底下並沒有一體適用的管理目標、經營模式、管理策略及組織架構。所以本書僅是試圖結合管理理論與智財實務,為組織的智財管理描繪出一張智財管理“地圖”,期望能給予一個整體概念,並且從中歸納一些原則與方向供各界運用參考。管理本身就像一場賭博遊戲,雖然有放諸四海皆准的基本原理,但絕對沒有所謂的必勝經營模式、策略以及組織架構,唯一所不同的是若沒有這些管理知識作為基礎的話,就沒有辦法將賭注下在對手無法下的賭注上,也就是說,不可能訂定出與眾不同、出奇制勝的經營模式與策略。而本書期望藉由將智財管理知識的傳遞,使組織不致陷於雜亂無章且毫無章法的管理模式。

 
專利管理系統選擇之我見

專利管理系統是影響專利商標事務所流程順暢與否的重要關鍵。事務所亦一直使用多套系統管理客戶的專利案件資料,除造成資料上的重複輸入的多工時以外,資料上的格式及正確性意一直為程序人員所詬病,為此公司決定替換新的專利商標案件管理系統,期望提升事務所內部作業效率,藉以服務更多客戶需求。

在決定替換系統同時,經過內部多次會議討論,我們選擇放棄了自行開發事務所案件管理系統,理由是除自行開發時間上的因素外,亦須顧及程式人員在專利領域上的專業知識上有所不足,必須仰賴程序人員不斷的解說才能理解內部流程,為此我們決定評估市面上現有的專利商標案件管理系統。

既然要採購市面上現有的專利事務所案件管理系統,當然就要評估多家事務所案件管理系統。為此與程序人員有了共識,我們需要的是一家在專利系統領域上

有足夠的專業性,且程式人員開發經驗豐富可以滿足本所的客制化需求為主。而最後創研國際勝出,主要是因為創研國際已有承攬過多家國內專利商標事務所系統的經驗,且他們家產品只做專利案件管理(事務所端及企業端)相關的系統,相信在此領域應有絕對勝出的因子,也因此本所決定選擇創研國際事務所案件管理系統。

創研國際的事務所案件管理系統,對我們而言最大好處在於事務所案件資料整體資訊化。

以下針對部分優點提出說明:

1. 每個程序人員可以針對不同客戶需求而自行訂義報表匯出,減少程序人員每次需自行整理EXCEL報表。

2. 文件通知函套表範本設計簡易化,創研國際的表單套用範本對於非程式設計出身的程序人員亦可簡單上手。

3. 信件範本套印寄出,確保每次在Email給客戶的信件內容正確性及統一,同時減少打字輸入的時間。

4. 附加檔案的上傳,針對案件相關申請書,客戶mail,專利說明書等等都可以上傳至案件管理內,等於做到無紙化的歸檔需求,日後要調閱相關書卷可以直接從事務所案件管理系統調閱。

5. 期控精準,不漏件。在操作期控管理模組時,隨時可帶到相關的案件資訊,不須重複輸入資料,藉此亦也可以提醒程序人員代辦事項。

6. 案件歷程狀態一目了然,在專利案件管理裡,可以查詢到該案件所有案件狀態歷程、期控資料,不會因人員休假或人員異動而造成對

案件歷程不瞭解。

7. 後台管理參數完整性。事務所案件管理系統相關參數後台可以自行增加或修改,減少程式開發時間,增加系統使用之彈性。

7. 績效統計報表分析,由於事務所案件管理系統匯出的資料為EXCEL檔,因此只要稍加製作,即可完成一份精美的績效報表,每月可以製作出業務績效報表、客戶績效報表、承接各國案件比例分析報表...對老闆而言,這就是最大的需求。

在系統開發階段與創研國際專案經理溝通時,專案經理亦能適時提供本所相當好經驗與建議,減少本所在事務所案件管理系統開發上的支出與時間浪費,且在導入系統同時亦不斷對本所提供教育訓練,讓程序人員提早適應新系統的操作。

專利商標事務所--Mike

Tags:專利商標 , 專利商標事務所 , 專利管理 , 專利說明書 , 期控資料

 
公司收到專利侵權警告函因應措施

公司收到專利侵權警告函因應措施

最近幾年專利侵權訴訟的案件新聞時常可以於報章媒體得知,主要是國內外各大廠運用其龐大的專利數量及專利管理優勢,將專利權是為阻止競爭對手進入市場及提升公司營收的一大利器,其中提出訴訟的不乏有一些是所謂的Patent Troll(專利蟑螂)

專利訴訟的花費是非常的昂貴的(尤其在美國)。根據統計指出一件專利訴訟費用可能高達200萬美金以上,甚至還沒告上法庭,在訴訟前的準備程序要花費的律師費用就可能超過新台幣100萬。

由於公司內部必定相當了解該產業的相關技術,若是能夠透過公司法務智權單位會同研發部門進行專利比對分析與技術評估,相信能夠在收到警告函開始的訴訟風險過程中降低不少昂貴的律師費用.

當然尋求外部有經驗的律師事務所及專利事務所的專業協助,能更迅速及有效的回應對方的指控與要求。對於公司產品的銷售及股價影響能降到最低。

在收到專利權人的專利侵權警告函時,基於對於專利權人的尊重,並表示我方的善意回應,建議公司內部可以採取以下的步驟審慎處理

Step1:收到專利侵害警告後,必須儘速回信

Step2:第一次回函可以要求更詳盡的根據資料(我方的哪一產品,侵害對方哪一專利的哪一項Claim,或請對方附上相關專利的影本)

Step3:若對方來函的確明示以上所述資訊,回函應表示公司會重視此事而且會展開調查及研究的措施
(回函中務必避免承認任何侵害)

Step4:專利部門閱讀對方提供的資訊(專利Claims及說明書)後,即會同相關研發技術及業務人員進行初步的侵害分析檢討
(例如:公司是否製造販售相關產品;若有,是否使用這類技術)。

Step5:內部初步檢討確定無侵害,第二回函只需說明有此結論而且註明「經過分析後,本公司認為無侵害,因而此事件就
到此為止」

Step6:經內部業務及研發技術檢討後,若無法確定是否侵害對方專利,或有困難確定使用的可能性,應進行訂購相關專利的
審查檔案
(File wrapper)

Step7:若仍有侵害嫌疑﹐會同高層主管,進行對策討論

決策過程中需要考慮的重點有下列幾點:

Business Issues

(例如:公司是否與指控公司有生意來往,可利用緩和專利授權條件)

Cross-license(交互授權)

Buy down(購買零組件抵消權利金)

Be Creative

實戰建議:確定有侵害對方專利,且無其他交換或談判條件,只好接受專利授權,在專利授權契約條件下功夫。

(務必避免打官司﹐美國專利官司律師費用平均為一年一百萬美元)

關於上述各步驟的實施方式及內容,因個案的差異有所不同,且涉及專業智權及法律實務,不在本文進行詳盡說明描述.

創研國際顧問 Milu

Tags:創研國際 , 專利侵權 , 專利管理 , 專利管理系統 , 專利訴訟 , 智慧資產管理 , 智權管理 , 智財管理

 
智慧資產管理是企業創新的新價值

無論是專利數量龐大的標竿企業要從專利競賽中獲取最大的商業利益,或是一般企業面臨市場上綿密的專利地雷網,專利管理資訊系統都扮演不可或缺的角色。
企業在智財策略規劃與發展上適切的運用專利管理資訊系統,不但可減少人工作業所花費的時間與成本.並可以在現今技術與產品生命週期都急遽縮短的高度競爭狀況下,提供極具參考價值的決策資訊。

此外透過各類智財管理分析數據的輔助,智慧資產管理得以從管理、研發、智權、法務、行銷、財務等不同角度切入,思考的觸角延伸至從前常被忽略的面向。

一般觀察到企業界常有的幾個迷思

1.專利數量 = 研發能量 = 技術創新

但我們是否更應該去思考的是:"專利數量"是否與"專利質量"成正比,研發的能量是否能反映出技術領先或產品競爭優勢。

當公司面臨專利侵權訟訴的事件時,正是檢視上述問題的最好時間點。

也正反映出企業內部的專利經營策略及智財策略規劃是否得當。

2.專利數量到底是企業的資產還是企業的負債

專利申請除了需要投入內部研發人員的寶貴時間進行提案管理,並透過內部層層專利審查及可行性評核,才得以將一件專利案件提出進行後續專利撰稿及專利申請。

當然申請過程中免不了還要經過冗長的官方審查及公告程序,申請人最後才辛苦的獲得專利證書。

若是以一般提案申請多個國家(以台灣,大陸,美國三個國家為例),光是外部的成本大約就要將近三十萬(台幣)。更別說還未包含的企業內部人力成本。


想想申請專利還真的很花錢,所以如何不讓專利證書只是流於數字競賽,專利申請的目的就得非常的明確與清楚。

專利管理的最終目的是替企業達成下列目標:

1.提供公司研發及專利佈局的重要參考資訊

(可以讓公司決策高層知道公司的技術領先及產品優勢是什麼)

2.為後續可能發生的專利侵權訴訟做準備

(專利的主要目的就是要用來當作競爭的籌碼與攻擊對手的武器,千萬別相信有所謂的防禦性專利,筆者對於這樣的
名詞一直感到不解。這就像矛與盾的比喻一樣)

3.增加企業的專利授權金收益

(國外許多業界大廠及技術領先的公司,透過專利侵權訴訟的手段獲取專利授權金)

所以簡而言之,如何讓專利成為企業資產而非負債的手段就是"活化專利資產"

PS,但前提是專利的含金量要足夠,就是專利不僅要有數量,更要重視專利的質量與強度.

創研國際資深顧問 高威

Tags:創研國際 , 商標管理系統 , 專利管理 , 專利管理系統 , 提案管理 , 智慧資產管理 , 智權管理 , 智財管理

 


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