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公司收到專利侵權警告函因應措施

公司收到專利侵權警告函因應措施

最近幾年專利侵權訴訟的案件新聞時常可以於報章媒體得知,主要是國內外各大廠運用其龐大的專利數量及專利管理優勢,將專利權是為阻止競爭對手進入市場及提升公司營收的一大利器,其中提出訴訟的不乏有一些是所謂的Patent Troll(專利蟑螂)

專利訴訟的花費是非常的昂貴的(尤其在美國)。根據統計指出一件專利訴訟費用可能高達200萬美金以上,甚至還沒告上法庭,在訴訟前的準備程序要花費的律師費用就可能超過新台幣100萬。

由於公司內部必定相當了解該產業的相關技術,若是能夠透過公司法務智權單位會同研發部門進行專利比對分析與技術評估,相信能夠在收到警告函開始的訴訟風險過程中降低不少昂貴的律師費用.

當然尋求外部有經驗的律師事務所及專利事務所的專業協助,能更迅速及有效的回應對方的指控與要求。對於公司產品的銷售及股價影響能降到最低。

在收到專利權人的專利侵權警告函時,基於對於專利權人的尊重,並表示我方的善意回應,建議公司內部可以採取以下的步驟審慎處理

Step1:收到專利侵害警告後,必須儘速回信

Step2:第一次回函可以要求更詳盡的根據資料(我方的哪一產品,侵害對方哪一專利的哪一項Claim,或請對方附上相關專利的影本)

Step3:若對方來函的確明示以上所述資訊,回函應表示公司會重視此事而且會展開調查及研究的措施
(回函中務必避免承認任何侵害)

Step4:專利部門閱讀對方提供的資訊(專利Claims及說明書)後,即會同相關研發技術及業務人員進行初步的侵害分析檢討
(例如:公司是否製造販售相關產品;若有,是否使用這類技術)。

Step5:內部初步檢討確定無侵害,第二回函只需說明有此結論而且註明「經過分析後,本公司認為無侵害,因而此事件就
到此為止」

Step6:經內部業務及研發技術檢討後,若無法確定是否侵害對方專利,或有困難確定使用的可能性,應進行訂購相關專利的
審查檔案
(File wrapper)

Step7:若仍有侵害嫌疑﹐會同高層主管,進行對策討論

決策過程中需要考慮的重點有下列幾點:

Business Issues

(例如:公司是否與指控公司有生意來往,可利用緩和專利授權條件)

Cross-license(交互授權)

Buy down(購買零組件抵消權利金)

Be Creative

實戰建議:確定有侵害對方專利,且無其他交換或談判條件,只好接受專利授權,在專利授權契約條件下功夫。

(務必避免打官司﹐美國專利官司律師費用平均為一年一百萬美元)

關於上述各步驟的實施方式及內容,因個案的差異有所不同,且涉及專業智權及法律實務,不在本文進行詳盡說明描述.

創研國際顧問 Milu

Tags:創研國際 , 專利侵權 , 專利管理 , 專利管理系統 , 專利訴訟 , 智慧資產管理 , 智權管理 , 智財管理

 
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